外观设计专利中商标的字音、字义区别不能作为侵权判定的依据|专利侵权|专利权|国家知识产权局|外观设计

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“本文以西凤酒和太白酒包装瓶外观设计侵权纠纷案为例，就外观设计专利侵权判定中文字、数字对外观设计保护范围确定进行解读。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王建雄苟红东

前言 >>

国家知识产权局印发的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》（国知发宝字〔2019〕57号）明确规定，在外观设计侵权判定过程中：“外观设计中的文字和数字的字音、字义不属于外观设计专利保护的内容，在确定外观设计专利保护范围时，仅将其作为图案考虑”。此项规定意味着在外观设计侵权判定时，文字及数字（包含商标、生产厂商等）的字音、字义本身的读音、含义不得影响且干扰外观设计侵权的判定过程及结果，字音、字义最多仅以图案形式作为考虑的因素而已。

但在专利侵权判定实践过程中，往往存在将文字商标的字音、字义作为外观设计侵权判定的依据和参考，认为不会引起混淆，使得字音、字义本身的读音、含义直接干扰了外观设计侵权判定结果，导致外观设计专利形同虚设。

笔者作为知识产权行政机关工作人员，参与处理了一件涉及上述争议问题的外观设计侵权纠纷行政裁决和行政诉讼案，人民法院在一审判决时将外观设计图案这商标的文字读音和含义作为外观设计侵权判定的依据，撤销了知识产权管理部门作出的行政裁决。最高人民法院经过二审，判决撤销一审法院的判决，确保了专利权人的合法权益。

该案近期入选国家知识产权局2023年度专利行政保护典型案例，并进入公众网络投票环节，最终得票率为7.37%，得票数位列全国第三名，说明了该案具有较高关注度。本文以此案为例就外观设计专利侵权判定中文字、数字对外观设计保护范围确定进行解读。

一、案情介绍

请求人陕西西凤酒股份有限公司于2019年4月5日已获名称为包装瓶（西凤酒1915）外观设计专利权，至2020年10月案发时，涉案专利合法有效。请求人称被请求人陕西太白酒业有限责任公司未经专利权人授权许可，2020年起以生产经营为目的，制造、销售了与涉案专利包装瓶（西凤酒1915）非常相似的太白酒（原藏）包装瓶，涉嫌构成外观设计专利侵权。请求人于2020年10月21日向宝鸡市知识产权局提出专利侵权纠纷处理申请，宝鸡市知识产权局按照程序进行了立案。

宝鸡市知识产权局调查取证后，于2020年12月8日，按照法定程序就该案组织口审。仔细对比涉案专利和涉案产品外观设计，同时将二者商标及生产厂商文字的字音、字义以图案形式进行了考虑，最终宝鸡市知识产权局做出行政裁决：涉案专利和涉案产品属于相似设计，陕西太白酒业有限责任公司构成实质性专利侵权。

被请求人陕西太白酒业有限责任公司不服行政裁决结果，2021年1月将宝鸡市知识产权局作为被告诉讼至西安中级人民法院，陕西西凤酒股份有限公司以第三人身份参加一审。西安中院于2021年3月31作出一审判决：一般消费者在购买白酒时，特别是购买名酒时，更关注的是产品品牌和生产厂商的知名度，一般消费中从二者的商标文字字义及生产厂商，很容易区分，不会造成混淆，且酒瓶设计空间本身很小，因此，不宜认定陕西太白酒业有限责任公司构成侵权，判决宝鸡市知识产权局败诉，并撤销相应的行政处理决定。

陕西西凤酒股份有限公司不服一审判决，2021年7月将该案上诉至最高人民法院，历时近2年的审理，最高人民法院于2023年4月20日作出终审判决：撤销一审判决，维持宝鸡市知识产权局作出的行政裁决。

二、争议焦点问题各方观点

本案经行政处理，人民法院一审和最高人民法院二审终审，历时2年零6个月，整个案件处理过程中，核心争议的焦点是：酒瓶上商标（分别为西风和太白）字音、字义能否作为外观设计侵权的依据和参考？

1.宝鸡市知识产权局观点：外观设计的三要素为形状、图案和色彩，外观设计的保护内容只能是上述三要素或其结合。在外观设计侵权判定时，应当立足外观设计的三要素，按照“整体观察、综合判断”原则进行侵权判定，文字和数字的字音、字义不能干扰和影响外观设计的侵权判断，文字和数字的字音、字义差异最多以图片形式作为考虑因素。

本案中，涉案专利包装瓶（西凤酒1915）和涉案产品太白酒（原藏）包装瓶，从形状上看，都是“塔”型形状，非常相似；从色彩上看，都是大红瓶，颜色一致；从图案上，图案的布局均为“工”字形，区别仅在于瓶颈和瓶底花纹的细微差别，涉案专利瓶颈绘制为凤凰图案，涉案产品瓶颈绘制了似龙似凤的图案，对于在中国文化里，龙凤都是吉祥的象征，往往同时出现，很容易由“凤”联想到“龙”，属于惯常的置换设计，构成近似；涉案专利瓶底花纹由金丝带由◇和△规律排列组成，涉案产品瓶底花纹由△规律排列组成，二者尽管有宽窄不同，但宽窄差异不大，二者的瓶底设计属于惯常的置换设计，构成近似。

包装瓶文字商标虽有区别，涉案专利为“西凤酒”字样，涉案产品为“太白酒”字样，但是二者文字字体、颜色和大小均相近，图案布局位置几乎一致，属于近似设计。

同时在行政处理过程中，被请求人陕西太白酒业有限责任公司也承认二者设计大同小异。宝鸡市知识产权局认定，尽管一般消费者从二者商标文字字义能做出区分，但是文字商标的字音、字义不能干扰和影响外观设计的侵权判定，按照“整体观察、综合判断”原则，涉案专利和涉案产品构成近似设计，认定被请求人陕西太白酒业有限责任公司构成侵权并作出停止侵权的处理决定。

2.一审法院观点：认同宝鸡市知识产权局关于在“外观设计侵权判定时，应按照整体观察、综合判断原则”的观点，但是本案中外观设计的文字和数字的字音、字义差异（笔者注：西凤酒1915、太白酒原藏及生产厂商的差异），仅从瓶身的“太白酒”、“西凤酒”（笔者注：字音、字样差异），就足以让购买或使用该产品的消费者区别，整体视觉效果既不相同也不近似。因此，被请求人陕西太白酒业有限责任公司不构成侵权。

3.最高人民法院终审判决观点：最高人民法院认为判断被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围，应当以外观设计是否相同或者近似为标准，而非以一般消费者是否会对商品来源产生混淆为标准，商品的知名度以及外观设计中的文字含义等因素，均不会对外观设计是否相同或者近似产生影响，不应作为判断外观设计侵权的判断标准。本案中瓶身的整体形状和颜色是一般消费者最容易直接观察的部分，故该设计特征对整体视觉效果具有显著影响，同时相应地减少了图案（笔者注：商标文字及厂商信息）的差别对整体视觉效果的影响。以一般消费者的知识水平和认知能力，对涉案包装瓶专利设计与被诉侵权包装瓶设计进行“整体观察、综合判断”后可知，两设计中对整体视觉效果更有显著影响的部分（笔者注：指瓶身和颜色）无实质性差异，故涉案包装瓶专利设计与被诉侵权包装瓶设计构成近似的外观设计。

三、结论

最高人民法院实质上支持了宝鸡市知识产权局关于本案外观设计侵权判定的观点，商标的区别不应该作为外观设计侵权判断的考虑因素，即外观设计中文字和数字的字音、字义不能干扰和影响侵权判断，文字和数字的字音、字义差异最多以图片形式作为考虑因素时，对整体视觉效果无显著影响。

四、案件启示

为了更加深刻理解上述规定，可以参考专利审查指南（2023版）中关于外观设计授权方面的规定，比如第一部分第三章中7.4 不授予外观设计专利权的情形，包括“（8）文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容”。结合这一规定，既然文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容，那么在侵权判定中自然不应该考虑这些因素。

办案人员应当努力排除外观设计中文字和数字的字音、字义对侵权判定的干扰和影响，最多只能将文字和数字看作是图案的一部分，如果按照商标区别商品来源思维出发，很可能得出不会混淆的结论，从而作出完全错误的专利侵权处理结果，将导致真正的专利权人的合法权益无法得到保护。

附件：

1.涉案外观设计专利（图）与涉案产品（图）

2.最高院终审判决书（2021）最高法知行终 728 号（部分）

附件1：